PCT 국제출원, 주의해야 할 사항은?

세계지식재산권기구(WIPO) 자료에 따르면, 지난 해 국내 PCT 국제출원은 약 1만 5560여 건으로 우리나라는 미국, 일본, 중국, 독일에 이어 전 세계 5번째 PCT 다출원 국가다. 하지만 PCT 국제출원이 개별국 특허에 비해 상대적으로 저렴하지만, 여전히 많은 비용이 소요되는 것이 현실이다.

또 꼼꼼하게 살펴서 불필요한 지출을 사전에 방지해야 한다. 그러나 훌륭하고 우수한 아이디어 및 발명임에도 불구하고 비용절감만을 우선시 한다면 특허를 받지 못하게 될 뿐 아니라 자신의 아이디어만 남들에게 공개해버리는 최악의 결과를 초래하기도 한다.

특히 PCT 특허명세서에 여러 개의 청구항을 인용하는 다중 종속항이 포함되어 있는 경우에는 세심한 검토가 필요하다. 다중 종속항이 여러모로 유리한 일본과는 대조적으로 미국의 경우, 다중 종속항은 인지대의 비용이 아주 높은 편으로 꼭 필요한 경우가 아니라면 남발하는 것은 좋지 않다.

실제로 국내 A기업은 국내 특허 명세서를 그대로 수정 없이 PCT 출원을 했다가 미국 국내단계 진입 시 다중 종속항이 10개로 미국특허청 인지대를 400만원 넘게 지불해야 했다. 청구항의 수는 15개에 불과했지만 ‘제 1항 내지 제 3항 가운데 어느 한 항에 있어서’와 같은 다중 종속항이 여럿 포함되어 있어 인지대 금액이 터무니 없이 높아 진 것이다.

해외특허 전문 PCT다이렉트 박정규 대표변리사는 “PCT 출원 시 조금만 더 꼼꼼하게 살피고 신경 써 진행했다면, 불필요한 지출인데 경험 부족으로 인해 헛되이 비용을 쓴 사례”라고 지적했다.

저품질 명세서로 인한 실패 사례도 있다. PCT 국제특허출원 이후 미국, 중국, 유럽, 일본에 국내단계로 진입할 계획이었던 국내 B기업은 비용절감을 위해 PCT 국제출원 명세서를 그대로 번역하여 제출해 저품질 명세서로 각 국가별 출원이 거절됐다. 하자를 손보기 위해서는 국문 명세서를 기준으로 전반적인 수정을 한 후 영어, 중국어, 일본어로 수정된 내용을 모두 다시 번역을 하여 현지 변호사 비용을 지불해 자진보정을 해야만 했다.

해외 특허출원용 특허명세서의 경우 특히 더 신경을 써서 준비해야 한다. 간혹 매우 낮은 품질의 저예산 명세서를 가지고 그대로 PCT 국제특허출원을 진행하는 경우가 있다. 출원인의 입장에서 명세서의 품질이 낮은 것인지를 판단하기란 쉽지 않은데 청구항 구성요소의 구성상 관련성이 명료하지 않거나 상세한 설명에 의해 충분히 뒷받침 되지 않는 경우 대게 문제가 된다.

박정규 변리사는 “상대적으로 국문 명세서의 품질을 높이는데 소요되는 비용은 매우 낮은 편이기 때문에 해외 특허출원을 염두에 두고 있다면, 원본이라 할 수 있는 국문 특허명세서 작성 시 비용을 아끼지 않고 더 신경써서 준비 할 필요가 있다”며 “처음 우리나라에서 특허출원을 할 때 지나치게 비용을 아끼다가는 나중에 해외에서 특허절차를 진행할 때 오히려 많은 비용을 지불해야 하는 일이 발생된다”고 조언했다.

전재우 기자